一、案情介绍
诉争商标为第8072465号“楼外楼”商标,由杭州国青食品有限公司于2010年2月11日申请注册,商标局于2013年12月6日初审公告,2016年11月28日核准注册,核定使用在第29类“蛋;冬菇;豆腐;豆腐制品;腐竹;果冻;木耳;食品用胶;蔬菜色拉;咸蛋”商品上。
2014年2月27日,杭州楼外楼实业集团股份有限公司引证在先注册的第769489号以及第3059901号“楼外楼”商标核定使用服务项目为原第42类的“餐馆;美容院”等,认为诉争商标与2014年1月被商标局认定的驰名商标具有一定的关联性,商标局裁定第8072465号“楼外楼”商标不予注册。
杭州国青食品有限公司不服商标局不予注册决定,于2015年9月29日向商标评审委员会(下称商评委)申请复审。商评委认为驰名商标为个案原则,此案中诉争商标指定的商品与“楼外楼”驰名商标在功能用途、服务内容方面明显不同,不构成类似服务,不构成近似商标,裁定诉争商标予以核准注册。
2017年5月3日,杭州楼外楼实业集团股份有限公司对诉争商标提起无效宣告请求。商评委认为杭州楼外楼实业集团股份有限公司“楼外楼”商标是由老字号演变而来,具有极强的显著性,并且已达到极高的知名度。杭州楼外楼实业集团股份有限公司在经营餐饮服务中,同样为顾客提供蛋、咸蛋、蔬菜色拉等食品,且有自己的食品公司,并且生产的食品在各节日中受到消费者的青睐,为消费者熟知。商评委按照商标法第十三条第三款、第十四条、第四十五条的规定,裁定诉争商标无效。
二、案件分析
三、问题与启示
根据《中华人民共和国商标法》第三十五条规定,商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定,并书面通知异议人和被异议人。被异议人在规定期限内申请了商标复审,但是异议人没有在规定期限内提交对被异议人复审理由的答复。驰名商标认定遵遁个案原则,申请人提供的在案证据不足以全面反映在被异议商标申请注册前达到驰名程度。作为维权人,要时刻准备积极应对,侵权人向商评申请复审,提出自己的理由和意见,针对侵权人的问题和意见,应及时反击和回复,在法律规定的期限内提出意见和反驳,维护商标权益。
四、知识产权保护措施
1、企业对知识产权维权行动应当积极参与
此案中,如果企业不提供相关联的证据材料来证明楼外楼的驰名程度,该争议商标将继续使用,在相关市场上与申请人的商标同时出现,因争议商标与申请人的商标完全相同,其指定使用的“蛋、咸蛋、蔬菜色拉”商品与引证商标一具有较高知名度的“餐馆”服务关联密切,会使相关公众产生混淆,从而进行误认误购,损害申请人的利益。
知识产权是企业的核心,企业需要对知识产权进行管理和保护。首先,企业应该建立专门的部门负责知识产权维权事宜,现在越来越多的企业建立了品牌部通过相关机制进行有效的防范。当权利被侵犯时可以做出有效的反击,同时可以加快侵权时资料搜集的速度,为企业知识产权保驾护航。其次,企业在注册商标时,应当慎重考虑商品类别,避免出现侵犯他人商标权的情形。
2、代理机构对企业的商标积极维护
作为代理机构,要对企业的商标、专利权等知识产权做好及时的监控,定时监测商标侵权情况。一旦出现侵权商标,及时记录并联系客户,提出对侵权商标的异议申请和无效宣告程序的建议。主动出击制止侵权行为,造成的损失将会大大降低。
3、动态实时的维权
在前述维权成功后,2018年11月26日我们又代理了对第11761462号第21类“楼外楼”商标提出无效宣告请求。商评委认为杭州楼外楼实业集团股份有限公司“楼外楼“商标于2018年7月27日无效宣告案件适用商标法第十三条第三款予以保护。杭州楼外楼实业集团股份有限公司提交的在案证据可以证明在争议商标申请日之前,“楼外楼”商标在餐馆服务上已经进行了较大规模的广告宣传,在行业内具有较高知名度,根据在案证据可以证明引证商标在争议商标申请日之前在"餐馆”服务上已为中国相关公众熟知。争议商标主要认读部分文字“楼外楼”与引证商标“楼外楼”文字构成、呼叫完全相同,构成对引证商标的复制、摹仿。争议商标指定使用的筷子等商品与引证商标使用的餐馆服务在消费场所、消费对象等方面存在一定关联,加之,被申请人与申请人同处一地,其对申请人引证商标知名度情况应属知晓。争议商标的注册难谓正当,极易使相关公众将之与引证商标及申请人相联系,从而致使申请人商标权益受到损害。因此,争议商标的注册已经构成《商标法》第十三条第三款所指情形,争议商标予以无效宣告。