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商标显著性问题探析

作者:瑞祺咨询    来源:未知    发布日期:2020-05-11

在商标驳回复审行政诉讼中,因引证商标被驳回的案件较为常见,因商标缺乏显著性(以下简称“缺显”)被驳回的案件亦有一定比例。相较于存在引证商标被驳回,缺显被驳回的案件存在把控尺度抽象、出现比例较低等因素,更加难以把握,难以决策。

之所以禁止将缺显标志注册为商标,一方面源于显著性考虑,即消费者通常不会将其作为商标识别,无法发挥商标所应具有的区分商品或服务来源的功能;另一方面是基于同业竞争的考虑,即如果允许特定主体将其注册为商标,会妨碍其他生产经营者的正当使用,侵蚀公共利益。

面对因缺显被驳回的商标,企业做出决策前,通常将面对如下三个问题:

 
 

问题一:如何判断诉争商标是否缺显?

《商标法》第十一条第一款规定了三种缺显情形:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的

对于因此情形被驳回的案件,在诉讼中,商标行政机关需举证证明诉争商标为“本商品的通用名称、图形、型号”,否则将承担举证不能的败诉风险。

如(2019)京73行初9503号行政判决书中,法院认为:诉争商标为文字商标“A110”,由字母“A”和数字“110”组成······被告并未提交证据证明“A110”使用在“车辆,跑车,陆用运载装置”等商品上易使人理解为标志某种产品型号的代码,被告认定诉争商标“A110”缺乏显著特征的理由并不充分。因此,诉争商标并未违反商标法第十一条规定的情形,可以作为商标予以注册。

 

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

对于因此情形被驳回的案件,需要区分诉争商标为直接描述性标志还是需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象才能将该标志与商品或服务的特点相对应的暗示性标志。如为直接描述性标志,则不具有显著性;如为暗示性标志,则具有显著性。

如(2020)京行终748号行政判决书中,法院认为:诉争商标标志由汉字“锁鲜”、拼音“SUOXIAN”构成。“锁鲜”一词并非中文固有词汇,意指“锁住新鲜”,该词使用在家禽(非活)、板鸭、肉等复审商品上,是对上述商品具有较高保鲜品质这一食品质量状况的期许。家禽(非活)、板鸭、肉等商品的质量等特点与“锁鲜”并无直接关联,相关公众在看到“锁鲜”一词时,需要经过一定程度的演绎、想象才能将“锁鲜”与消费者对肉、死家禽、板鸭等商品具有较高保鲜品质这一选购标准相对应。因此,“锁鲜”并非是对上述商品的质量或其他特点的直接描述,能够起到指明商品来源的作用,并未违反商标法第十一条第一款第二项的规定。

 

 

 

(三)其他缺乏显著特征的

对于因此情形被驳回的案件,在诉讼中,一般需要商标行政机关明确说明或提供证据证明缺显的原因。

如(2018)京73行初11909号判决书中,法院认为:诉争商标为英文商标“SPIELER”······即便“SPIELER”一词可翻译为“商业宣传员”等含义,被告亦未向本院提交任何证据证明,将具有“商业宣传员”等含义的标志使用在诉争商标指定的第18类和第28类商品上属于不具备表示商品来源作用的标志。因此,被告关于诉争商标已构成2014年商标法第十一条第一款第(三)项规定之情形的认定有误,本院予以纠正。

综上,如诉争商标因缺显被驳回,建议企业判断其是否仅为本商品的通用名称、图形、型号,或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或为其他缺乏显著特征的商标,如企业认为诉争商标具有显著性,建议积极通过后续程序争取。

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

问题二:如商标确实缺显,可以通过提供使用证据克服吗?

《商标法》第十一条第二款规定,前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可作为商标注册。因此,对于确实缺显的诉争商标,可通过提供大量宣传推广和实际使用证据克服,但法院对提供的使用证据的要求及程度极高,基本等同于对驰名商标的要求。

如(2015)京知行初字第5299号行政判决书中,法院认为:商标一旦获准注册,其商标专用权及商标禁用权的范围即及于全国。因此,不具备显著特征的标志只有经过使用已为相关公众广为知晓,从而具备区分商品或服务来源功能时,法院方可认定该特定标志经过使用具备了显著特征。而“为相关公众广为知晓”的判断应当与商标法关于构成“驰名商标”的标准相一致。

在第36类金融服务上申请注册的“沪深300指数”商标(案号:(2015)京知行初字第6012号)、在第16类纸类商品上申请注册的“  ”商标(案号:(2018)京73行初12113号)、在第29类乳制品上申请注册的"轻生活一身轻"商标(案号:(2018)京73行初12508号)等多件商标,均因诉争商标本身缺显,但申请人提供了长时间、大规模、数量众多的宣传推广及实际使用的有效证据后获准注册。

但是,笔者认为,并非所有缺显商标均可通过使用获得显著性并进而注册。如近期热议的带货王李佳琦的“买它买它”是否可以注册为声音商标问题。对此,笔者认为,该案与腾讯的“滴滴滴”声音商标经长期大量使用获得显著性并最终获得注册并不相同,不能因为长期大量使用而获得注册。主要原因是,虽然李佳琦独特的声音以及其带货节目广为人知,可在相关消费者中建立一一对应关系。但是“买它买它”属于几乎所有商品或服务的推销者均可能使用的词汇,若允许其注册,则毫无疑问限制其他推销者的正当使用,侵蚀公共利益。

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