商标海外注册风险查询的问题与应对
作者：瑞祺咨询 来源：未知 发布日期：2020-05-07
办理过商标申请业务的人，基本都知道可以提前进行查询，了解商标注册的潜在风险。就海外商标申请而言，实践中有许多企业对是否有必要进行查询，如何进行查询，以及查询后商标申请仍然出现意外的问题感到困惑和不解。本文将对海外商标查询的内容和方式进行介绍，分析查询工作中的重点与难点，探讨查询的必要性和查询策略，以便能够帮助大家准确决策。
一般来说，商标主管机关从绝对理由和相对理由两方面进行实质审查，因此商标申请的风险主要来自这两方面，查询工作也紧紧围绕这两方面展开。
绝对理由是指商标是否违反禁止注册和使用的规定、是否具有显著性等，几乎每个国家都会进行审查。这里举两个特别的例子，比如，在伊朗如果商标中含有女性图案，官方会认为违反伊斯兰教的教法，此类标志随商品在市场上流通，违反社会公序良俗、会产生不良影响，将直接驳回此类商标申请，基本上没有复审成功的可能性。在亚美尼亚，如果申请纯汉字构成的商标，官方会认为当地消费者不认识汉字，无法起到识别商品来源的作用，商标缺乏显著性。因此，除了对商标注册绝对条款的通常认识外，了解目标国当地的文化、习俗也是非常重要的。
相对理由是指申请商标不得与他人的在先权利冲突，否则后期有被驳回、被异议的风险。但是，各个国家的商标审查制度和模式不同，注册的风险来源和表现形式也有所差异。在美国、日本、韩国等国家，官方会依职权主动审查在先权利冲突，引证在先商标下发驳回，并且在后期的公告程序中，还可能被第三方提出异议。而在英国、法国、德国等国家，商标权被赋予更多私权色彩，官方不会主动审查在先权利冲突，只要绝对理由方面没有问题，商标都会进入公告程序，风险主要来自第三方的异议。
另外，不同国家和地区的商标查询方式和重点也有所差异。以欧盟为例，在多个涉及汉字的商标异议案中，申诉委员会均认为欧盟地区的消费者无法辨认汉字，在进行近似判断时应侧重于从外形上进行比对，而基本上不考虑商标的含义和读音，因此在进行查询时还需根据欧盟的商标审查特点调整相应的查询策略。
总的来说，各个国家的商标制度都有一定差异，在查询时需结合当国实际情况进行分析，而不能按照国内的标准去生搬硬套地看待国外的商标问题。
二、商标海外查询面临的问题
海外商标查询的途径主要有两种：第一种是在目标国家逐一进行查询，通常需要委托各个国家的当地代理人/律师办理，这种查询的结果相对来说比较准确，但是工作量较大，所需费用不菲。第二种是通过综合数据库进行查询，比如Global Brand Database、TMview以及一些数据公司开发的全球商标查询系统，可以同时查询多个国家，能够在一定程度上提高工作效率。但是，需要注意的是，海外商标查询仍然存在许多客观原因，导致无法准确排查所有的风险。
1．查询盲期。商标申请提交后，数据库受限于自身技术条件、人员配备等原因，官方后台处理录入信息需要一定的时间，无法做到实时更新，不能检索出这些刚刚提交的申请，可能会影响商标查询结果的准确性。各个国家和地区的盲查期也存在一定差异，欧盟和美国的更新速度较快，基本上在一周以内，而一些技术不发达的国家，可能长达数周甚至数月。
2．数据不完善。部分国家的商标数据库信息不齐全，比如伊拉克曾遭遇战乱导致商标数据丢失，有些已经注册的商标可能并不在官方数据库中。综合性的数据库在收集、更新数据库时，面对全球庞大的商标信息，也难免存在遗漏。
3．数据不透明。在部分中东、非洲国家，当地没有可供免费查询的公开数据库，只能通过官方渠道请相应工作人员进行付费查询，成本也较高。
4．档案纸本。在部分落后的国家，当地仍然采用原始的纸本档案进行管理，只能由当地代理人亲自到商标局翻阅纸本档案进行查询，所需工作量大，效率低。
5．语言障碍。各个国家的商标档案信息往往使用当国官方语言，其他国家人员在获取识别信息时存在语言障碍。虽然商业数据库可以提供英语翻译，但是翻译结果仅供参考，导致无法掌握准确的信息。另外，当国代理人在查询外语（当国以外的其他语言）商标时往往存在困难，通常只能通过对应的音译和意译进行查询，即便查询到相同文字的商标，如果在外形设计上存在一定差异，可能会认为商标不近似而未在查询报告中引证。并且，在官方对商标申请立卡阶段，不同的申请人对同一个外语文字可能有不同的音译和意译，也会导致查询结果不准确。
同时，部分国家的语言形式多样或有些国家不只一种官方语言，导致查询时也存在较大不确定性。如：日语的平假名、片假名、日语汉字等不同形式会构成在先阻碍，加拿大的英语和法语相同含义的文字也可能相互形成阻碍。
6．普通法权利。在美国等采用普通法的国家，有部分已经实际使用但是并未进行注册的商标，也可以基于普通法上的权利提出异议，这部分商标并不在官方数据库中，难以进行有效、精准查询。
7．优先权。根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，已经在本联盟的一个国家正式提出商标注册申请的任何人，或其权利继受人，为了在其他国家提出申请，在六个月期间内应享有优先权。也就是说，申请人在一个成员国内首次提交后六个月内，又向其他成员国就相同主题提出注册申请时可以要求优先权，权利起始日期可以追溯到首次申请日期。因此，在查询时无法预见此类要求优先权的申请。
8．人为因素。商标审查具有一定的主观性，商标代理人和审查员对商标近似可能有不同的判断，且审查员一般具有较大自由裁量权，跟个人的知识、背景等都有一定关系。并且，在印度、巴基斯坦等国家，审查员有时会出现审查失误，引证一些已经失效数年甚至数十年的商标，原因是商标局档案管理落后，长期未进行更新。
因此，虽然商标查询可以预知注册的风险，但是查询结果并不是绝对的，无法完全排查可能存在的风险。
三、海外商标查询的必要性
既然海外商标查询有这么多不可控的因素，那还有必要在提交申请前进行查询吗？实际上，虽然以上列举的不可控情况很多，但是这是对全球商标查询现状进行梳理后的概括总结，并不是每个国家都会发生所有的情况，根据多年来的查询经验，实际遇到意外情况的比例相对较低，总体大致在3%以内。
从费用成本角度来看，虽然海外商标查询并不便宜，但是一旦遇到商标申请被驳回、被异议的复杂情况，后期的驳回复审、异议答辩费用往往更加昂贵，可能是查询费的数倍甚至数十倍，相比之下，前期商标查询费可谓九牛一毛，不值一提。
从时间成本角度来看，国外商标审查一般需要一年左右，但是也有部分国家的审查周期需要2-3年甚至更长时间，如果等到商标申请被驳回或者被异议后再采取措施，就需要另外的时间来专门来清除障碍，拖延商标获权的时间和企业产品进入目标国家市场的时间。相反，如果前期查询时就发现了障碍，则可以尽早启动排除障碍的动作，缩短商标注册的周期。
从人力成本角度来看，如果前期未进行查询就直接提交注册申请，万一商标申请遇到障碍，往往需要被动地投入更多的精力来研究应对办法。此外，倘若到了后期才发现商标无法注册和使用，如果企业在选定商标后投入大量精力进行广告宣传工作或者实际使用工作，不仅前期的准备工作可能付之东流，还可能导致侵权纠纷。
因此，海外申请商标前非常有必要进行查询，可以预知申请过程中可能存在的问题，提前采取措施应对和化解风险，降低企业的费用、时间、人力成本。特别是在面对海外商标申请的陌生环境时，查询可以说是一项性价比极高的准备工作。
四、海外商标查询的应对建议
鉴于海外商标查询的费用并不便宜，企业可以根据商标、类别、国家的重要性来分层级进行处理。针对拟启用的普通商标，可以通过各国官方公开数据库和综合性数据库进行查询，降低费用成本。对于拟启用的核心商标，可以先通过综合性数据库初步查询，评估商标在海外申请的整体前景，如果整体评估前景较好再通过各个国家的当地代理人进行精确查询。同时，对于核心商标，除了对本文介绍的注册风险进行查询评估外，还可以考虑进行使用风险的评估，但后者对代理律师的综合要求比较高、费用也会更高。
另外，笔者在多年的执业中看到很多企业海外申请名义不统一，所以在进行查询时还要特别注意企业自身的在先商标，比如是否有以旧公司名义地址申请过相同、近似商标，母公司、子公司或其他关联公司名下是否有申请过相同、近似商标，否则可能因为自身商标被驳回，做答复还要多花时间和费用成本。
近年来，走向海外的中国企业越来越多，海外商标申请量也出现了爆发式增长。但是，全球涉及的国家和地区众多，商标法律制度差异较大，企业难以有效掌握当地保护政策信息，遇到海外商标申请被驳回、被异议时往往比较被动。商标查询是企业了解当地保护政策，有效预知和排查风险的利器，让企业在走向海外的时候能够运筹帷幄，游刃有余。
