六、商标侵权的标准

1.【存在问题】

在商标专用权的性质方面，目前我国商标法第56条经常被解释为商标专用权具有使用权的依据，但该条与第57条乃至第9条、第32条确定的不得侵犯在先权利的原则不相符合，与权利冲突司法解释第1.1条也不吻合，与驰名商标司法解释也有冲突。

在侵权定义和侵权行为方面，目前商标法在处理侵权构成和表现时没有分开规定，逻辑上较为混乱。

权构成和表现时没有分开规定，逻辑上较为混乱。

2.【比较研究】

《欧盟商标条例》第二节规定了“欧盟商标的效力”，主要包括以下几条：第9条 欧盟商标享有的权利（双相同、混淆、声誉商标，不得侵犯在先权利）；第10条 预备性侵权行为；第11条 对抗第三人的权利的起算日期；第12条 编入词典、百科全书或“类似的参考书”；第13 条 禁止以代理人或者代表人名义注册的欧盟商标的使用。此外，规定了“默许的限制”：1．如果欧盟商标所有人在明明知道的情况下，已默许在后的欧盟商标在欧盟内连续使用五年，他便不再有权以在先商标为由对申请在后的商标宣布无效，或者反对在后的商标在已使用的商品或服务上继续使用，除非在后商标是以欺骗行为申请注册的。2．如果第 8 条第 2 款所指的在先的国内商标所有人或者第 8 条第 4 款所指的另一在先标志的所有人，在明明知道的情况下，默许在后的欧盟商标在在先商标或其他在先标志受到保护的成员国内连续使用了五年，他不再有权以在先的商标或其他在先标志为由申请宣布在后的商标无效，或者反对在后商标在其使用的商品或服务上继续使用，除非在后的商标是以欺骗行为申请注册的。3．在第 1 款和第 2 款所指的情况下，后注册的欧盟商标所有人不应反对在先权利的使用，即使该权利不可以再援引来反对在后的欧盟商标。

《法国知识产权法典》第三章规定了“注册赋予的权利”，主要包括以下几条：L.713-2条（复制商标、消除或变动商标）；L.713-3条（混淆）；L.713-5条（驰名商标）。此外，规定无正当理由连续5年没有在注册时指定的商品或服务上使用商标的，其所有人丧失商标权利。

《德国商标和其他标志保护法》第三章规定了“保护范围；侵权”，主要包括以下几条：第14条 商标所有人的专用权（双相同侵权、混淆侵权、声誉商标）。此外，第21条规定了“权利丧失”：（1）商标和商业标志所有人在明知的情况下，默认一个在后注册商标连续5年使用，则该所有人应无权禁止该在后注册商标在其注册的商品和服务上使用，除非在后商标申请为恶意申请。（2）商标或商业标志所有人在明知的情况下，默认一个第4条第（2）或第（3）款所述的商标或第13条所述的商业标志或其他在后权利连续5年使用，则该所有人应无权禁止这些权利的行使。（3）在第（1）款和第（2）款所指的情况下，在后权利的所有权人应无权禁止该在先权利的行使。（4）第（1）款至第（3）款不应影响关于权利丧失的普遍原则的适用。

《英国商标法》“注册商标的效力”第10条规定了注册商标的侵权（双相同侵权、混淆侵权、声誉商标），第48条规定了“默许的效力”：（1）如果在先商标所有人或其他在先权利所有人已连续5年默许他人在英国使用某一注册商标，且已意识到该使用，那么，基于在先商标或其他权利产生的下列权利应该停止行使：（a）提出申请，要求宣布在后商标无效，或（b）反对在后商标在其已这样使用过的有关商品或服务上使用。除非在后商标注册是出于恶意申请的。（2）如果适用第（1）款，在后商标所有人无权反对在先商标所有人的使用，或视情况，也不得反对在先权利的行使，尽管在先商标或权利可能因被撤销而已不再能对抗在后商标。

《美国兰哈姆法》第32条规定，复制、伪造、仿冒或欺骗性仿制注册商标：（1）任何人未经注册人同意，（a）在商业中将一注册商标的复制、伪造、仿冒或逼真的仿制品用于与任何商品或服务的销售、推销、经销或广告宣传有关方面，这种使用可能引起混淆，或引起误认，或可能是欺骗；或（b）复制、伪造、抄袭或逼真地仿制一注册商标，并将这种复制、伪造、抄袭或逼真仿制的商标应用于企图在商业中与商品或服务的销售、推销、经销、或广告有关方面使用的标签、招牌、印刷品、包装、包纸、容器或广告上，这种使用可能引起混淆，或引起误认，或者可能是欺骗；应在受到注册人的民事起诉中对按下列规定提出的补偿负有责任。按本条（b）款规定，注册人无权追索收益或损害赔偿，除非这种行为属明知这种仿制品是企图用来引起混淆、或引起误认，或欺骗而故犯的。

《日本商标法》第四章“商标权”分别规定在“第一节 商标权”第25条规定了“商标权的效力”，在“第二节 侵害权利”第37条规定了“视为侵害的行为”。

3.【已有尝试】

郑成思《民法草案与知识产权篇的专家建议稿》第四章商标权第11条：

注册商标赋予其注册人对抗一切他人的专有权，未经商标注册人许可，任何人不得在可能引起混淆的情况下使用其商标，这些行为尤其包括以下行为：

1)在商品或其包装上贴附该标记；

2)在该标记下提供商品，投放市场或为此类目的而持有商品，或在该标记下供应或提供服务；

3)在该标记下出口商品；

4)在商业文函及广告中使用该标记。

5）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

6）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

4.【修改建议】

建议界定商标专用权的性质，同时，在侵权定义和侵权行为方面，在处理侵权构成和表现时进行分开规定，以形成清晰的逻辑。

目前我国商标法只有有限的条款涉及权利限制（第59条，第64.1条），第59.2条只限于立体商标，对于其他非传统商标如声音商标开放以后带来的功能性特征的正当使用问题没有涉及。同时缺乏指示性使用、比较广告、权利用尽等方面的内容。

目前比较系统地对商标权限制进行规定者以欧盟、德国和美国为典型代表。《欧盟商标条例》规定了“商标效力的限制”“商标权用尽”《德国商标和其他标志保护法》第四章“保护的限制”对商标权限制做了专章规定，《美国兰哈姆法》在第 33 条（b）规定了对抗注册商标权不可争议性的理由，也可以作为被诉侵权人在商标侵权诉讼中提出抗辩的理由。此外，《英国商标法》第 11 条和《日本商标法》第 26 条也都用专条规定了“商标权效力的限制”，但规定的类型相比较德国和美国的规定不够系统，主要包括了合理使用、在先使用、立体商标功能性部分的正当使用等少数几种情形。

下文分别对“功能性限制”“指示性使用”“比较广告”以及“权利用尽”四方面予以进一步阐述。

（一）关于功能性限制

1.【存在问题】

功能性限制旨在阻止利用商标注册扩展技术垄断，以免阻碍合法竞争，因此，基于商品性质产生的形状、为获得技术效果或者使商品具有实质性价值的形状不仅被禁止注册为商标，同时，功能性的东西或者内容不能作为商标保护的对象。

我国商标法目前的功能性限制主要体现在第12条、第59.2条，但尚不涉及颜色、声音等其他类型的非传统商标。

2.【比较研究】

《日本商标法》第 26 条第 1 款第 5项规定商标权的效力不及于仅由保障商品或商品的包装能具有相应功能而不可或缺的立体形状所构成的商标。如果一个立体商标不仅包含了功能性的形状部分，还包含了其他非功能性的构成，在整体上是有可能获利商标注册的，其商标权的效力并不及于功能性的部分。因此，他人商标中也包含这一功能性的形状部分，其使用商标的行为不因使用了该功能性形状而构成构成侵权。

《美国兰哈姆法》第 2 条（e）（5）规定，由整体具有功能性的事物构成的标志不能注册为商标。第 14 条第（3）项规定，商标具有功能性的，任何人在任何时间均可以提出撤销商标注册。第 15 条规定，如果商标具有功能性，即便自注册之日起商标注册人在注册的商品或服务上使用注册商标或做相关使用已经连续满 5 年并仍在商业中使用，商标注权人也不能获得不可争议的商标使用权。第33 条（b）（8）规定，商标具有功能性可以作为对抗作为注册商标权决定性证据的商标注册。

《台湾商标法》第36条规定，下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：为发挥商品或服务功能所必要者。

3.【已有尝试】

尚未看到相关案例和文章。

4.【修改建议】

建议对所有商标的功能性特征都规定可以正当使用。

（二）关于指示性使用

1.【存在问题】

指示性使用是为了客观地说明商品或者服务的特点、用途等而在生产经营活动中使用他人注册商标的行为，一般包括为说明重新包装的商品的使用、为说明商品包括零部件和配件或服务用途的使用和比较广告中的使用。

我国商标法目前完全没有关于指示性使用的规定。

2.【比较研究】

《欧盟商标条例》第 14 条规定了欧盟商标效力的限制，欧盟商标所有人无权制止第三方在贸易过程中使用：（a）其自己的名称或地址；（b）有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志，或有关商品或服务的其他特点的标志；（c）需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标；只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。

《法国知识产权法典》第713—6条规定，商标注册并不妨碍他人在下列情况下使用与其相同和近似的标记。1.用公司名称、厂商名称或标牌，只要该使用先于商标注册，或者是第三人善意使用其姓氏；2.标批商品或服务尤其是零部件的用途时必须的参照说明，只要不致导致产源误认。但是，这种使用损害注册人权利的，注册人有权要求限制或禁止其使用。

《德国商标和其他标志保护法》第23条规定，只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标志所有人应无权禁止第三方在商业活动中使用：1.其名称或地址；2.与该商标或商业标志相同或近似，但与商品或服务的特征或属性，尤其是与其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供日有关的标志；或者3.必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件。

《英国商标法》第11条对注册商标效力作了限制，规定：如果符合以下条件使用，则不视为对一个注册商标的侵权，如果（a）一个人使用自己的名字或地址；（b）使用关于种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品的生产日期或服务的提供、或商品或服务的其他特点的说明；或（c）当有必要说明某一产品或服务的用途（尤其是附件和备用件）时，条件是这种使用是根据工商事务中的诚实原则进行的。

香港、澳门、台湾地区的商标法均对指示性使用做了明确规定。《香港商标条例》第19条“不属侵犯注册商标的例外情况”和第21条“在广告宣传中使用等”，《澳门工业产权法律制度》第220条“商标注册所授予之权利之限制”，《台湾商标法》第36条“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束”。

3.【已有尝试】

实际中已有诸如For Volvo等指示性判例。[1]上海市浦东新区人民法院认为：一、被告的行为不属于对注册商标的正当使用。由于被告未经原告许可，在其生产的滤清器上以较大的字体突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含义不清，又未在滤清器上表征产品制造商的名称等能够识别商品来源的文字，客观上易使消费者联想到该商品的来源与“VOLVO”商标注册人存在某种联系，因此被告的行为不属于对注册商标的正当使用，已构成对原告注册商标专用权的侵犯。

郑成思《民法草案与知识产权篇的专家建议稿》第四章商标权第12条规定，商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中：a）使用其姓名和地址；b）使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源，或商品的生产年代或服务的提供年代，或商品或服务的其它特征的指示；c）为标指商品或服务的用途，尤其是作为零配件所必需时，使用该商标，但上述使用应符合工商业的诚实惯例。

4.【修改建议】

建议增加有关指示性使用的例外规定。

（三）关于比较广告

1.【现存问题】

比较广告中使用他人商标能更加明确地表述商品的区别和特征，有更为明显的广告效应，同时，利用比较广告中使用他人商标并不排除侵权的可能，有些比较广告使用他人商标时可能提供不真实信息误导消费者，关于在比较广告中使用他人商标须综合考虑各种因素。

我国目前除了广告法有一些零星的关于比较广告的规定，商标法完全不涉及这一问题。

2.【比较研究】

《欧盟商标条例》第9.3.f条“欧盟商标效力的限制”规定违反比较广告条件例如产生混淆则侵权。《欧盟商标指令》则从八个方面对比较广告进行了规范：第一，必须确保比较广告不能是误导性广告。第二，为了避免漫无边际的比较，比较的商品或服务必须针对同样的需要或具有同样的用途，指令不允许将不相干的商品或服务随便进行对比。第三，必须就商品或服务的主要的、有关的、可核实的及有代表性的特征包括价格进行比较。第四，比较广告不得在市场上产生广告主和竞争对手之间的混淆，也不得产生两个公司的商标、商号或其他区别性符号及商品或服务之间的混淆。第五，比较广告不得诋毁或贬低竞争对手的商标、商号或其他区别性符号及商品或服务，否则将被视为不正当竞争行为。第六，比较广告如果涉及到带有原产地名称的商品，两种商品必须带有同样的原产地名称，因为指令认为原产地不同的商品之间不具有可比性。第七，比较广告不得从竞争对手的商标、商号或其他区别性标志中谋取不正当的利益。第八，比较广告不得直接使用对应模仿的方式，即广告中不得使用诸如“夏奈尔类香水”这样的语言，否则无异于允许公开的仿冒侵权。

《香港商标条例》第21条规定了在广告宣传中使用等：(1)第18条(注册商标的侵犯)不得解释为阻止任何人为识别货品或服务属某注册商标的拥有人或特许持有人的货品或服务而使用该注册商标。但任何上述使用如非按照在工业或商业事宜中的诚实做法而作出，即须视为侵犯该注册商标。(2)法院为施行第(1)款而决定有关使用是否按照在工业或商业事宜中的诚实做法而作出时，可考虑法院认为有关的因素，尤其包括 ——(a)该使用是否对该商标构成不公平的利用；(b)该使用是否对该商标的显著特性或声誉造成损害；或(c)该使用是否会欺骗公众。(3)为免生疑问，本条不得解释为适用于对第20条(用尽注册商标所赋予的权利)的诠释。

美国：通行的观点是，比较广告既然能帮助消费者选购商品或服务，本身并没有什么可指摘的，但如果实际操作不当，则可能侵犯商标所有人的权利。目前制约比较广告的主要法律是兰哈姆法第43条第1款，根据这一条款美国第二巡回上诉法院在审理美国家庭护理用品公司诉强生一案中American Home Prods. Corp. V. Johnson & Johnson，确立了以下五个因素作为衡量比较广告是否合法的依据：（一）被告对自己或他人的产品的陈述是否虚假或引人误解；（二）是否有意欺骗或至少可能欺骗大部分广告对象；（三）欺骗是否足以影响消费者的购物决定；（四）广告产品是否进行州际贸易；（五）原告是否可能受到营业下降、声誉受损的危害。

3.【已有尝试】

实践中有个别涉及比较广告的判例。

4.【修改建议】

建议加入比较广告的规定。

（四）关于权利用尽

1.【存在问题】

商标权利用尽，一般也称“商标权一次用尽”，又称“商标权穷竭”，是指对于经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无须经过商标权人许可。

我国商标法目前完全没有关于权利用尽的规定。

2.【比较研究】

《欧盟商标条例》第 15 条规定了欧盟商标的权利耗尽：1．欧盟商标所有人无权禁止由其、或经其同意，已投放欧盟市场标有该商标的商品使用欧盟商标。2．欧盟商标所有人有合法理由反对商品继续销售的，尤其是商品在投放市场后，商品质量发生变化或损坏的，上述第一款不适用。

《法国知识产权法典》第713—4条规定，商标权所有人无权禁止他人在经所有人或经其同意将带有该商标的商品投放欧洲经济共同体或欧洲经济空间的市场后使用该商标。但是，如有正当理由，尤其是商品投放市场后有所变化或改动的，商标所有人有权禁止商品的进一步流通。

《德国商标和其他标志保护法》第24条规定，（1）权利人或经其同意的其他人，将使用其商标或商业标志的商品投入德国、欧洲联盟其他成员国或其他欧洲经济区协定缔约国的市场之后，该商标或商业标志的权利人应无权禁止该标志在上述商品上的使用。（2）在商标或商业标志的所有权人有合法的理由反对对该商品的进一步商业利用的情况下，不应适用第（1）款，特别是在商品投入市场之后，该商品的状况发生了变化或损害。

《英国商标法》第12条规定了注册商标所赋予权利的穷尽，（1）由注册商标所有人或经注册商标所有人同意在已经投放欧洲经济地区市场的有关商品上使用该商标的，不构成侵权。（2）对注册商标所有人有法律依据不同意进一步处理这些商品的（尤其是在商品投放市场后，商品的条件已发生变化或发生损害），本条（1）款不适用。

香港、澳门、台湾地区的商标法均对权利用尽做了明确规定。《香港商标条例》第20条“用尽注册商标所赋予的权利”，《澳门工业产权法律制度》第220条“商标注册所授予之权利之限制”，《台湾商标法》第36条“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束”。

3.【已有尝试】

司法实践中已有一系列涉及权利用尽、平行进口的判例，例如米其林、绝对伏特加、雅漾、维多利亚的秘密、古驰、芬迪；另外也有五粮液、不二家、雪舫蒋、喜盈门等在流通过程中发生的争议。

郑成思《民法草案与知识产权篇的专家建议稿》第四章商标权第13条规定，1．商标所有人本人或经其同意，将带有商标的商品在中国内投放市场后，商标赋予其所有人的权利，不得用来禁止在该商品上使用该商标。2．商标所有人有正当理由对抗商品的进一步商业流通，尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时，不适用第1款的规定。

4.【修改建议】

建议增加权利用尽的相关规定。

八、过渡规定

1.【存在问题】

如何处理好新旧法的衔接，更好地保护当事人的利益，是商标行政和司法保护中的重要问题。2013年《商标法》修改后，就新旧商标法衔接的有关问题，最高人民法院和工商总局相继发文，对此进行了明确。2014年3月25日，最高人民法院发布《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释〔2014〕4号）（下称《解释》）；2014年4月15日，工商总局发布《关于执行修改后的﹤中华人民共和国商标法﹥有关问题的通知》（工商标字〔2014〕81号）（下称《通知》）。这两个文件，对于2013年商标法施行后过渡时期商标案件的处理有着重要的作用。在商标法修改时，如何处理好新旧法的衔接，也需要类似的过渡性安排。

2.【比较研究】

《英国商标法》“附则三”用了很大篇幅来处理过渡问题。

《欧盟商标指令》和《欧盟商标条例》在处理商品分类过于笼统的问题上也允许过渡。1988年商标一号指令出台时也允许既往注册不受新法影响。

欧盟法院在最近的Copper案例中也明确已经注册的商标不适用立体商标以外的功能性限制。

3.【已有尝试】

1993年我国修改商标法引入禁止地名注册的条款时，有些委员、部门和地方即有这方面的考虑（见顾明1993.2.15报告）。

2001年引入地理标志保护时也有已经善意注册的商标继续有效的类似规定。

4.【修改建议】

关于功能性的排除范围进一步扩大后，也需要类似的过渡性安排。