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从“5年高考3年模拟”商标驳回案看商标延续性注册相关问题

作者:瑞祺咨询    来源:未知    发布日期:2019-06-26

随着全国高考、中考陆续落下帷幕,广大考生也得以暂别浩瀚的书山题海,什么《5年高考3年模拟》之类,可以say byebye了。

而近日一则新闻引起笔者注意,“5年高考3年模拟”、“5年中考3年模拟”商标继一审被商标局驳回后,复审再次被商标评审部门驳回,目前该二商标驳回复审行政纠纷案已诉至北京知识产权法院。

难道伴随了许多考生的这两套模拟题要凉凉了?

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简短介绍一下这两个商标的具体情况

《5年高考3年模拟》《5年中考3年模拟》是首都师范大学出版社、教育科学出版社出版的图书,作者是曲一线。

2004年,卫保权在第16类申请并成功注册了“5年高考3年模拟”商标(注册号4331555)指定使用商品为“书籍,印刷出版物,报纸,杂志(期刊),期刊,海报,说明书,新闻刊物,印刷品,连环漫画书”。

2011年,北京曲一线图书策划有限公司(下称曲一线公司)受让取得了第4331555号“5年高考3年模拟”商标。

2017年,曲一线公司在第16类申请第26142031号“5年高考3年模拟”商标、第26145724号“5年中考3年模拟”商标。

2018年7月,该二商标被商标局驳回,曲一线公司提出复审。

2019年3月,该二商标被商标评审部门驳回,驳回理由均是因该商标触犯《商标法》第十一条第一款第(二)项,即“使用在第16类书籍等指定商品上仅仅直接表示了商品的内容等特点,不得作为商标注册的标志”。

曲一线公司不服上述决定,向北京知识产权法院起诉,曲一线公司主张:在先注册商标及诉争商标已经连续使用近13年,获得了一定的知名度,与原告形成了唯一对应关系;诉争商标为原告在先注册商标的延续注册,不属于《中华人民共和国商标法》第十一条第一款第(二)项规定的情形,在先基础注册商标的商业信誉可以在诉争商标上延续。

目前该案还在进一步审理,本文仅针对“商标延续注册”的问题进行一些探讨。

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商标延续性注册

商标申请人在自身原有商标权利基础上,在原权利范围或在一定程度上超出原有权利范围做的新商标申请,一般称为商标延续性注册。

按照一般理解,既然是在原有权利基础上申请,那不是必然能获权吗?答案是:不一定。

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是什么原因阻碍了商标延续性注册获权?

据笔者收集的案例来看,阻碍商标延续注册获权的情况涉及如下几个方面:

1.扩展指定商品项目导致的权利冲突

例如原本在3501广告小类注册的A商标,发展到一定阶段服务项目扩展到了3502商业服务小类,此时要跨3501、3502两小类再申请注册A商标,其中3501小类部分可以看做是原A商标的延续性注册,而3502小类部分则应当做是一个全新的商标申请,需要检索3502小类是否有在先权利障碍。

2.改变商标图样导致的权利冲突

         上述二商标是北京时尚汇百货有限公司分别于1996年、2010年申请注册在14类珠宝首饰等商品上的商标,后者作为前者的延续性注册,但因其商标图样改动后与知名时尚服饰品牌“ONLY”构成近似,被“ONLY”服饰权利人异议终至不予注册。

3.商品分类变动导致的权利冲突

例如,甲公司在2013年申请XYZ商标,核定注册使用在3002“咖啡饮料”商品上,后乙公司申请了相同的XYZ商标,核定注册使用在3011“豆浆”商品上,二者基于第九版商品分类表属于不相类似的商品,而经过几次分类表的更新,最新版的分类表中,“豆浆”商品被移入2907小类中,且与3002“咖啡饮料”等商品构成类似商品,那么现在,若甲公司想基于其原有的XYZ商标再注册相同商标在3002“咖啡饮料”商品上,则可能因乙公司的XYZ商标导致驳回。

4.注册商标变成通用名称

从“优盘”案到“大富翁”案,从“阿司匹林”案到“席梦思”案,可以看出即便由某一主体注册并推广使之具有相当知名度,也可能演变为商品通用名称,进而无法进行商标延展注册,更可能导致原商标权利丧失。

上述几种情况都可能阻碍商标延续注册获权,笔者在此提示,商标延续注册并非当然获权,需根据时情的变化综合考量。

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